« Penguin Gros » se lance dans la vente au détail physique, provoquant une bataille judiciaire ! La marque de vêtements de 70 ans poursuit en justice pour « violation de marque »

Auteur : Fenrir, Crypto City

La société de licences PEI Licensing, qui détient la marque de vêtements américaine Original Penguin, a récemment intenté une action en justice contre le tribunal fédéral du district sud de la Floride, accusant le projet NFT Pudgy Penguins de violation de marque. La société affirme que Pudgy Penguins a utilisé sans autorisation plusieurs marques commerciales liées aux mots et images de « Penguin », en violation des lois sur la concurrence loyale et la protection des marques. Selon les documents judiciaires, la marque Original Penguin, exploitée par PEI Licensing, remonte à 1955, ses produits comportant un motif de pingouin depuis 1956, et la marque « Penguin » a été officiellement enregistrée en 1967. La marque a construit une certaine notoriété sur le marché mondial de la mode.

Source : PEI Licensing ｜ PEI Licensing estime que l’utilisation par Pudgy Penguins du nom de la marque et de l’image du pingouin pourrait induire en erreur les consommateurs

Les documents judiciaires indiquent que l’utilisation par Pudgy Penguins du nom de la marque et de l’image du pingouin pourrait faire croire aux consommateurs qu’il existe une collaboration ou une relation entre les deux. PEI Licensing considère que cette situation pourrait nuire à la réputation et à la crédibilité commerciale de la marque Original Penguin, ainsi qu’affecter la valeur de ses marques existantes à long terme.

Conflit de marques entre NFT et produits physiques Pudgy Penguins a lancé sa collection NFT sur la blockchain Ethereum en 2021, devenant rapidement l’un des IP natifs les plus connus dans l’industrie cryptographique. Avec le refroidissement progressif du marché NFT, la marque a commencé à se concentrer sur des produits physiques et des licences de marque, cherchant à diversifier ses sources de revenus. Depuis 2023, Pudgy Penguins a lancé plusieurs peluches et vêtements, et a réussi à pénétrer dans des grands distributeurs comme Walmart et Target. Selon les données de l’entreprise, ses jouets physiques ont été vendus à plus d’un million d’unités en moins d’un an, générant plus de 10 millions de dollars de revenus. Cependant, PEI Licensing souligne que l’image du pingouin, les slogans et le nom de la marque utilisés par Pudgy Penguins sur ses produits vestimentaires et accessoires sont très similaires aux marques existantes d’Original Penguin. Les documents judiciaires présentent plusieurs comparaisons de produits, notamment des casquettes, des sweat-shirts et autres vêtements, affirmant que ces identifiants de marque peuvent facilement induire en erreur le marché.

Source : PEI Licensing ｜ PEI Licensing indique que l’utilisation par Pudgy Penguins du pingouin, des slogans et du nom de la marque sur ses produits vestimentaires et accessoires est très similaire aux marques existantes d’Original Penguin

Controverse sur les demandes de marques et la lettre d’avertissement : deux ans de conflit PEI Licensing affirme avoir envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Pudgy Penguins dès le 20 octobre 2023, demandant à la marque de cesser d’utiliser des marques de pingouin susceptibles de créer une confusion sur les vêtements et produits connexes. Cependant, la société indique que, après réception de cette notification, Pudgy Penguins a continué à vendre ses produits et a déposé plusieurs demandes de marques auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), notamment pour « Pengu Nation » et « I am my penguin and my penguin is me ». En 2024, PEI a également déposé des objections officielles contre au moins deux de ces demandes auprès de l’USPTO. Les documents judiciaires précisent que ces demandes concernent des catégories de produits très proches de celles utilisées par Original Penguin depuis longtemps, ce qui pourrait constituer une concurrence directe. Dans le dossier, PEI accuse Pudgy Penguins de « tirer délibérément profit de la réputation et de la crédibilité de la marque existante », et considère que la poursuite de l’utilisation de ces identifiants constitue une action intentionnelle.

Réfutation de Pudgy Penguins : différenciation du positionnement de marché Concernant cette affaire, Pudgy Penguins a exprimé sa surprise face à la procédure. Jennifer McGlone, la directrice juridique, a indiqué que les deux parties avaient auparavant négocié en privé, espérant résoudre le différend par le dialogue, et qu’elle était donc étonnée de la poursuite judiciaire soudaine. Pudgy Penguins estime que son design de marque et ses marques déposées diffèrent nettement du logo d’Original Penguin, tant au niveau du style visuel que du public cible et du positionnement de marché. La société affirme que l’USPTO a approuvé plusieurs demandes de marques liées à Pudgy Penguins, ce qui montre que les autorités de régulation ne considèrent pas qu’il existe une confusion évidente entre les deux. Pudgy Penguins a également publié une image humoristique sur X pour se moquer de cette affaire.

Source : X/@pudgypenguins ｜ Pudgy Penguins a publié une image humoristique sur X pour se moquer de cette affaire

Actuellement, PEI Licensing demande au tribunal d’ordonner à Pudgy Penguins de cesser d’utiliser ses marques, d’annuler ses demandes de marques, et de lui faire remettre tous les profits issus de la vente des produits concernés. La société demande également la destruction de tous les produits susceptibles de créer une confusion. Cette affaire illustre également comment les projets NFT, en s’étendant au marché physique, doivent faire face aux défis liés aux marques et à la propriété intellectuelle. À mesure que les IP natifs de la blockchain entrent dans un marché de consommation plus large, les questions de marques et de droits d’auteur pourraient devenir des enjeux juridiques majeurs pour l’industrie.